文/北京集佳知識產權代理有限公司 韓小凡

　　在答復審查意見時，經常遇到一種棘手的狀況，即對比文件是申請人自己的在先專利申請。事實上，查看檢索記錄可以發現，審查員常常以申請人和發明人信息作為關鍵詞進行檢索，這不失為一種找到相關對比文件的捷徑，畢竟同一申請人的技術往往一脈相承，案件相似度高，但同時也導致爭辯難度更大。其中，對于美國申請，由于新穎性寬限期規定比大多數國家都要寬松，其期限為一年，而且對公開形式沒有特殊要求，可以考慮利用新穎性寬限期來排除同一申請人的對比文件。

　　事實上，這種由同一申請人觸發的新穎性寬限期僅僅是美國專利法規定的多種例外情況之一。在聚焦于新穎性寬限期之前，本文首先來梳理一下這些例外情況。

　　一、法條梳理

　　35 U.S.C. 102(a)規定了可以用來破壞新穎性的對比文件，包括下面兩類：

　　(a)(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

　　(a)(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

　　需要注意的是，這兩條有交集，屬于“or”的關系。(a)(2)條限制對比文件為美國申請（包括指定美國的PCT申請），其有效申請日早于本申請的有效申請日，并且有本申請發明人以外的發明人。符合(a)(2)條的對比文件有兩種情況：如果其公開日也早于本申請的有效申請日，那么它自然也會落在(a)(1)條中；或者，其公開日不早于本申請有效申請日，類似于抵觸申請，不能同時適用于(a)(1)條。

　　接著，35 U.S.C. 102(b)規定了可以排除對比文件的情況：

　　(b)(1)針對符合102(a)(1)的公開，并且其公開在本申請的有效申請日前一年以內，有以下兩種情況可以排除對比文件：

　　(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

　　(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

　　需要注意的是，這兩條也屬于“or”的關系，只要滿足其中一條即可排除當前的對比文件，但這并不代表萬事大吉。例如，如果對比文件由其他人在寬限期內公開，并且能夠找到發明人更早的公開，那么自然可以利用(B)條排除這個對比文件；然而，如果發明人的公開早于一年寬限期，它就無法落在(A)條中，因此可以作為新的對比文件來評價新穎性。

　　(b)(2)針對符合102(a)(2)的公開，有以下三種情況可以排除對比文件：

　　(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

　　(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

　　(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

　　同理，這三條也屬于“or”的關系。針對(b)(2)條，35 U.S.C. 102(c)和102(d)還分別規定了合作研究情形下如何適用(b)(2)(C)，以及如何判定符合(a)(2)條的對比文件的有效申請日，在此不再引述。

　　審查中，MPEP要求審查員在適用(a)(1)和(a)(2)條駁回時，檢查對比文件是否屬于(b)(1)和(b)(2)條的例外情況，如果屬于，審查員將自動將其排除。相反，如果對比文件的公開時間早于寬限期，那么它一定會落入(a)(1)條，并且無法通過(b)(1)條排除，這時它是否落入(a)(2)條都不影響結果，審查員無需再依據(a)(2)條駁回，申請人也沒有機會要求排除對比文件。

　　其他情況下，審查員無法判斷是否適用102(b)，將會使用該對比文件下發OA，等申請人答復時再提出可以排除的證據。對于僅滿足(a)(1)或(a)(2)條的對比文件，只考慮對應的(b)(1)或(b)(2)條即可。對于同時符合(a)(1)和(a)(2)條的對比文件，審查員必須同時依據(a)(1)和(a)(2)條駁回，申請人也必須同時使用(b)(1)和(b)(2)條來排除，當然，適用(b)(1)(A)也一定適用(b)(2)(A)，而適用(b)(2)(B)也一定適用(b)(1)(B)，如果只依據(b)(1)(A)答復，審查員應當同時撤回(a)(1)和(a)(2)駁回。

　　受限于篇幅，筆者無法討論所有情況，以下僅針對本文開頭引入的，由同一申請人的在先申請破壞其在后申請的情況進行分析，即適用于102(b)(1)(A)。當然，雖然本文僅討論對比文件是專利申請的情況，但判斷方式也適用于其他類型的對比文件。

　　二、答復方法

　　要判斷是否能用新穎性寬限期來排除對比文件，關鍵在于時間點和發明人的比較。

　　1、看時間

　　（1）對比文件的公開日（參見MPEP 2152.02）

　　對比文件的公開日比較好判斷，是它為公眾所知的日期。例如，專利申請的公開日、授權日（如果在授權日公開），出版物發表日，公開使用的日期，銷售日等等。

　　需要注意的是，對比文件的同族申請中，可能存在更早的公開，并不是排除當前文件就能高枕無憂的。

　　（2）本申請的有效申請日（參見MPEP 2152.01）

　　有效申請日的定義是以下兩個時間中更早的一個：

　　(1)the actual filing date of the patent or the application for the patent containing the claimed invention; or

　　(2)the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority or the benefit of an earlier filing date under 35 U.S.C. 119, 120, 121, 365, or 386. See 35 U.S.C. 100(i)(1).

　　具體而言，包括以下幾種情況：

　　（A）對于繼續案（CA）、分案（DA），是母案的申請日或優先權日（如果有）；

　　（B）對于部分延續案（CIP），對于落入母案公開范圍的部分，是母案的申請日或優先權日（如果有），對于新增部分，是CIP案申請日；

　　（C）如果要求了臨時申請的優先權，是臨時申請的申請日；

　　（D）如果要求了外國優先權，例如通過巴黎公約或PCT進美國，是優先權日；

　　（E）如果不屬于以上情況，則對于在美國直接提出的申請，是實際申請日，對于沒有要求優先權的PCT進美國申請，是國際申請日。

　　對于內外申請，我們容易遇到的情況是（D），但需要注意，由于優先權往往是以中文公布，審查員為了核實優先權是否成立，以至于優先權日可以作為有效申請日，可能會要求申請人提供優先權英譯文；或者指出無法核實優先權，將按照情況（E）確定有效申請日，這會推后新穎性寬限期，不利于排除對比文件。

　　2、看發明人

　　（1）發明人完全相同，或者在先申請的發明人（A、B）是在后申請的發明人（A、B、C）的其中一部分

　　這種情況明顯是符合新穎性寬限期的，審查員往往在檢索時就已經將這樣的對比文件排除，但也有可能由于疏忽，仍然將其用作對比文件。此時，只需要在答復稿中指出這一點即可。

　　（2）在先申請的發明人（A、B、C）包含且多于在后申請的發明人（A、B），或者在先申請的發明人（A、B、C）與在后申請的發明人（A、B、D）有重合但不互相包含

　　這種情況下，審查員不能確定在先申請是否符合新穎性寬限期，可能將其用作對比文件。而我們若想利用新穎性寬限期答復，可以簽署宣誓書來聲明：在先申請與本申請相關的部分，即審查員認為破壞了本申請新創性的部分，是由發明人A、B發明的，與C無關。這說明，在先申請相關部分的公開是由本申請的發明人A、B完成的，自然符合新穎性寬限期的要求。當然，聲稱在先申請的相關部分是由A或B其中一人發明的也可以。（參見MPEP 2155）

　　3、宣誓書

　　在具體實踐中，簽署宣誓書的不確定性較高。美國法律并沒有規定這種情況下必須由誰來簽署宣誓書，也沒有許諾誰簽署后就一定能成功排除對比文件。理論上，任何一個人，哪怕不是當事人，只要聲稱自己知道在先申請的相關部分是由A、B發明的，與C無關，就可以簽署宣誓書。但是，這樣的宣誓書是否能被認可和接受，則取決于審查員。可以想見，如果A、B、C共同簽署宣誓書，那么說服力較強。如果僅由A、B簽署，也有一定說服力。然而，有時在先申請的發明人很多，有些發明人可能已經離職，讓所有發明人都簽字是不現實的，這就需要評估客戶是否能簽署一份有說服力的宣誓書。

　　而對于宣誓書的具體內容，一般來說，可以聲明在先申請的相關部分是由A、B發明的。另外，如果能夠說明C為什么沒有對此做出貢獻，例如C是在A、B的指導下工作，或者C的貢獻在于在先申請的其他部分，則會更有說服力。也要注意的是，不建議說明C沒有對在先申請做出貢獻，否則無法解釋為什么C被列為在先申請的發明人。

　　還有一個關鍵因素在于，客戶是否愿意簽署宣誓書。可以想見，A、B作出了對C不利的證言，并且這份宣誓書會在USPTO官網上公開，這可能會給客戶的職場關系，以及發明人的職業發展帶來隱患。盡管提供更多信息和方案是我們作為代理人的職責，但也需理解客戶的顧慮，做好心理預期，并在關鍵時刻利用好宣誓書簽署者和聲明內容的靈活性。

　　總之，新穎性寬限期不僅僅是鼓勵申請人分享成果，或者是便于申請人在錯過優先權期限后一段時間內還能進入美國，還可以用于排除申請人的在先申請破壞在后申請新創性的可能。不過，考慮到美國新穎性寬限期只有一年，還是建議申請人在進行專利布局時就避免在后申請落入在先申請記載范圍的情況，也要避免在先申請記載了沒有保護的內容，觸發捐獻原則。而對于代理人來說，在答復美國審查意見時，要留意檢查對比文件是否落入新穎性寬限期，以便形成有力的答復理由。