文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 高楊

　　一、法律基礎

　　在美國專利法律體系中，非顯而易見性（nonobviousness）是授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件之一，其法律依據(jù)源于《美國專利法》第103條。該條款明確規(guī)定，即使一項發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)存在差異，但如果“在發(fā)明完成時，要求保護的發(fā)明作為一個整體對于本領域普通技術(shù)人員來說是顯而易見的”，則不應授予專利權(quán)。

　　而商業(yè)上的成功（commercial success）作為證明非顯而易見性的次要判斷因素（secondary consideration），在專利審查和訴訟中扮演著重要的輔助角色。

　　Affidavits or declarations, when timely presented, containing evidence of criticality or unexpected results, commercial success, long-felt but unsolved needs, failure of others, skepticism of experts, etc., must be considered by the examiner in determining the issue of obviousness of claims for patentability under 35 U.S.C. 103.（from MPEP 716.01(a)）

　　商業(yè)成功論證的法理基礎在于其經(jīng)濟邏輯與法律推定的結(jié)合：如果一項發(fā)明取得了顯著的商業(yè)成功，且這種成功主要源于發(fā)明的技術(shù)特征而非營銷手段或其他外部因素，則可輔助推斷該發(fā)明具有非顯而易見性。因為如果解決方案是顯而易見的，本領域技術(shù)人員在市場競爭壓力下容易開發(fā)出類似方案并取得同等成功。

　　二、證明商業(yè)成功的條件：法律標準與舉證責任

　　MPEP規(guī)定，申請人如主張商業(yè)成功以支持其非顯而易見性主張，則負有證明商業(yè)成功的舉證責任。

　　聯(lián)邦巡回上訴法院指出，在專利申請的單方審查程序中，美國專利商標局缺乏收集證據(jù)的手段或資源來支持或反駁申請人關(guān)于銷售構(gòu)成商業(yè)成功的主張。參見 Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1503 (Bd. Pat. App. & Int. 1990)（民事訴訟中轉(zhuǎn)移舉證責任的慣例不適用于單方審查程序，因為審查員沒有可用的證據(jù)來源）。因此，美國專利商標局必須依賴申請人提供商業(yè)成功的有力證據(jù)。

　　此外，對于未包含在被依據(jù) 35 U.S.C. 103 駁回的權(quán)利要求范圍內(nèi)的產(chǎn)品的商業(yè)成功證據(jù)，不能證明其非顯而易見性（參見In re Huang, 100 F.3d 135, 139-40, 40 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996); In re GPAC, 57 F.3d 1573, 1580, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1482, 31 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1994).

　　三、證據(jù)要求與論證策略

　　在美國專利實踐中，利用商業(yè)成功證明非顯而易見性必須滿足一系列嚴格條件，其中最主要的是建立關(guān)聯(lián)性和證明商業(yè)成功的指標。

　　下面我們結(jié)合案例World Bottling Cap, LLC v. Crown Packaging Technology, Inc.，來梳理一下在非顯而易見性論證中采用商業(yè)成功作為論據(jù)所涉及的一些方面。

　　在該案中，Crown的專利涉及一種玻璃飲料瓶蓋，具體涉及瓶蓋的硬度值，多方復審(IPR)請求人World以顯而易見為由請求宣告專利無效。專利審判和上訴委員會認定Crown通過商業(yè)成功等輔助性考量證明了其專利的非顯而易見性，維持了專利有效。

　　專利權(quán)人Crown成功證明了其生產(chǎn)的皇冠瓶蓋與專利之間的關(guān)聯(lián)性，盡管所售產(chǎn)品的硬度75遠高于權(quán)利要求中的數(shù)值，但專利審判和上訴委員會（PTAB）認為這是“發(fā)明利益的最大化，不影響專利與產(chǎn)品的直接關(guān)聯(lián)關(guān)系”。

　　（一）證據(jù)類型

　　1）市場數(shù)據(jù)：包括市場占有率變化、銷售額增長、利潤數(shù)據(jù)等。需要注意的是，僅提供銷售數(shù)據(jù)往往不夠，必須結(jié)合市場背景分析。

　　其中，市場占有率被認為比銷售額更具說服力。在Crown案中，PTAB指出專利實施企業(yè)的市場占有率從88.7%上升到95.5%，這近7%的增幅具有很強說服力。

　　商業(yè)成功不分美國或其他國家。MPEP明確指出“國外的商業(yè)成功與美國的商業(yè)成功一樣，在解決非顯而易見性問題時都是相關(guān)的”。Lindemann Maschinenfabrik GMBH訴 American Hoist & Derrick Co.，730 F.2d 1452，221 USPQ 481。

　　在Crown案中，專利權(quán)人通過其在秘魯?shù)钠可w制造公司 Packaging Products de Peru (PPP) 實施專利，Crown 提供了PPP公司從2010年至2015年在秘魯市場的市場占有率及銷售數(shù)據(jù)作為證據(jù)。World 抗辯指出 PPP已接近市場壟斷，且數(shù)據(jù)局限于秘魯而非美國或歐洲，但因舉證不足未被采納。

　　此外，PTAB在Crown案中明確表示“產(chǎn)品更新?lián)Q代帶來新產(chǎn)品的銷售額增長不能直接作為成功的依據(jù)，因為太多變數(shù)要考慮”。

　　2）消費者反應：包括客戶評價和行業(yè)反饋等。

　　此外，行業(yè)獎項和競爭對手的抄襲行為也可佐證商業(yè)成功。在Crown案中，專利權(quán)人提供了主要客戶SABMiller關(guān)于PPP更薄瓶蓋的新聞稿，以及產(chǎn)業(yè)刊物《The Canmaker》頒發(fā)的獎項，這些都被法官認可為有價值的證據(jù)。

　　3）因果關(guān)系證據(jù)：即，建立關(guān)聯(lián)性。

　　這是最關(guān)鍵也最難準備的證據(jù)，需要證明技術(shù)特征與商業(yè)成功之間的直接聯(lián)系。關(guān)聯(lián)性“nexus”是商業(yè)成功論證的基石，指在專利發(fā)明的技術(shù)特征與商業(yè)成功之間必須存在事實和法律上充分的聯(lián)系（factually and legally sufficient connection）。MPEP明確要求證據(jù)必須顯示商業(yè)成功與專利發(fā)明之間存在“充分關(guān)聯(lián)”。這意味著專利權(quán)人必須證明：

　　i)商業(yè)成功直接源于發(fā)明的技術(shù)特征，而非其他外部因素；

　　ii)市場上銷售的產(chǎn)品體現(xiàn)了專利要求保護的所有關(guān)鍵技術(shù)元素；

　　iii)成功與技術(shù)創(chuàng)新之間的因果關(guān)系是直接且明確的。

　　因果關(guān)系證據(jù)可能包括：

　　?對比測試數(shù)據(jù)：顯示新技術(shù)產(chǎn)品與舊產(chǎn)品或有競爭產(chǎn)品的性能差異；

　　?市場調(diào)研報告：揭示消費者購買決策中技術(shù)因素的影響；

　　?專家證言：解釋技術(shù)創(chuàng)新如何解決長期存在的技術(shù)問題；

　　?時間關(guān)聯(lián)證據(jù)：證明商業(yè)成功發(fā)生在專利產(chǎn)品推出后，排除其它因素的影響。

　　（二）論證策略

　　構(gòu)建成功的商業(yè)成功論證需要精心設計的策略：

　　1）前期規(guī)劃：商業(yè)成功論證的準備應始于專利申請階段，而非訴訟階段。在專利申請文件中就應考慮納入可能體現(xiàn)未來商業(yè)成功的技術(shù)特征描述；

　　2）關(guān)聯(lián)性建立策略：通過以下方式強化關(guān)聯(lián)性。如，證明產(chǎn)品完全基于專利技術(shù)制造；展示技術(shù)特征是產(chǎn)品的核心賣點；提供消費者因技術(shù)優(yōu)勢選擇產(chǎn)品的證據(jù)；證明商業(yè)成功獲得行業(yè)公認，且可跨越不同市場。

　　3）量化證據(jù)優(yōu)先：盡量提供可量化的市場數(shù)據(jù)。如，市場占有率的具體變化；銷售增長的顯著趨勢；與競爭對手相比的明顯優(yōu)勢。

　　4）多維度證據(jù)結(jié)合：將商業(yè)成功與其他輔助判斷因素結(jié)合。如，長期渴望解決但未解決的需求（long-felt but unsolved needs）；他人的失敗（failure of others）；行業(yè)贊譽（industry praise）；抄襲行為（copying）等。

　　在Crown案中，專利權(quán)人就成功運用了多維度證據(jù)策略，同時提供了商業(yè)成功（PPP在秘魯市場的市場占有率的提升）、行業(yè)贊譽（產(chǎn)品獲得了行業(yè)獎項和客戶公開贊譽）和抄襲證據(jù)，盡管抄襲主張最終未被采納，但多因素結(jié)合增強了整體論證力度。

　　四、結(jié)語

　　總的來說，在美國專利實踐中，商業(yè)上的成功是一個需要精心準備和論證的有力工具。其有效性完全取決于能否在技術(shù)特征與市場表現(xiàn)之間架起一座令人信服的因果橋梁。美國法院在對待“商業(yè)成功”的舉證要求上，主流趨勢是非常嚴格的，尤其是在最關(guān)鍵的“關(guān)聯(lián)性”證明上，門檻依然很高。

　　對于專利從業(yè)者而言，成功運用商業(yè)成功論證需要深刻理解其法律標準，系統(tǒng)準備證據(jù)材料，并戰(zhàn)略性地將其融入整體專利策略。從專利申請階段的未雨綢繆，到審查階段的精準論證，再到訴訟階段的全面展示，每一個環(huán)節(jié)都關(guān)乎商業(yè)成功論證的最終效果。

　　在創(chuàng)新日益成為核心競爭力的今天，有效運用商業(yè)成功論證不僅能夠加強專利保護，更能夠真實反映發(fā)明的市場價值和技術(shù)貢獻，有利于專利制度更好地實現(xiàn)“促進科技進步”的終極目標。

　　參考資料：

　　1.Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 01.2024, Published November 2024